원하는 상표와 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록된 경우에도 포기할 필요는 없습니다. 불사용취소심판, 무효심판, 권리 양수 및 사용권 계약, 새로운 출원 전략, 해외 권리 확보 등 다양한 대응 방법을 소개합니다.
1. 기존 상표권의 소멸 또는 무효화 검토
갱신 여부, 사용 여부, 등록 적법성에 따라 기존 권리를 제거
상표권은 10년마다 갱신해야 하며, 갱신이 이루어지지 않으면 자동으로 소멸됩니다. 따라서 만료 예정 시기를 확인하는 것이 중요합니다. 또한 등록된 상표가 3년 이상 실제로 사용되지 않았다면 불사용취소심판을 통해 권리를 제거할 수 있습니다. 아울러 등록 당시 법적 요건을 위반한 상표라면 무효심판을 통해 처음부터 등록이 없었던 것으로 만들 수 있습니다.
2. 기존 상표권자와의 협력 방안
기존 권리자와 양수나 사용권 계약을 통해 합법적으로 사용
기존 상표권자와 협력하는 방법도 실무적으로 많이 활용됩니다. 상표권을 직접 양수하여 소유권을 이전받으면 가장 확실하게 문제를 해결할 수 있습니다. 양수 대신 전용사용권 계약을 체결하면 특정 범위에서 독점적으로 사용할 권리를 얻을 수 있어 사실상 소유와 유사한 효과를 누릴 수 있습니다. 다만 협상 여건이나 비용 문제로 양수나 전용사용권이 어렵다면, 통상사용권 계약을 통해 비독점적으로 사용할 권리를 확보하는 것도 방법이 됩니다.
3. 새로운 출원 전략
상표를 변경하거나 결합·파생 출원으로 차별화된 권리를 확보
동일 유사 상표 등록으로 인해 직접적인 사용이 불가능하다면, 새로운 출원 전략을 마련해야 합니다. 기존 상표와 차별화된 요소를 더해 상표를 일부 변경하거나, 도형과 문자 등을 결합해 식별력을 강화하는 결합상표로 출원할 수 있습니다. 또한 핵심 브랜드 외에도 다양한 파생 상표를 함께 출원해 두는 방어적 출원 전략을 통해 권리 범위를 넓혀 두는 것도 효과적입니다.
4. 해외에서 권리 선점
국내 제약이 있더라도 해외에서 먼저 권리를 확보 가능
국내에서는 동일 유사 상표 때문에 등록이 어렵더라도 해외에서는 아직 등록되지 않은 경우가 많습니다. 이럴 때 주요 시장에 선제적으로 상표를 출원하면 글로벌 시장에서 상표권을 먼저 확보할 수 있습니다. 특히 해외 진출을 계획하는 기업이라면 국내 제약과 별개로 해외 권리 확보를 적극 검토하는 것이 필요합니다.
5. 실무 대응 흐름
존속기간 확인 → 심판 제기 → 협상 → 대체 출원으로 단계적 접근
실무적으로는 먼저 기존 등록상표의 존속기간, 실제 사용 여부, 무효 가능성을 확인하는 것이 출발점입니다. 이후 불사용취소심판이나 무효심판을 통해 권리 제거를 시도하고, 동시에 기존 권리자와 협상해 양수나 사용권 계약을 추진하는 것이 일반적입니다. 이와 함께 대체 상표나 결합상표를 준비해 새로운 출원 전략을 병행하는 것이 안전합니다.
상표는 기업의 브랜드 가치를 지키는 핵심 수단입니다. 동일 유사 상표가 이미 등록되어 있다고 해서 곧바로 포기할 필요는 없습니다. 제도적으로 마련된 심판 절차, 권리자와의 협력, 새로운 출원 전략, 해외 권리 선점 등 다양한 방법이 존재합니다. 상황에 맞는 최적의 대응 방안을 선택하고, 전문가인 변리사의 조언을 받는 것이 현명합니다.
- 칼럼니스트 특허법인 서한 변리사 김동운
- www.seohanip.com / blog.naver.com/seohanip2
- ipdwkim@gmail.com / 02-553-0246 / 010-9124-3731
- 학력
- 고려대학교 기계공학과
- 경력
- 특허청 특허심판원 국선대리인
- 중소벤처기업부 중소기업 기술보호 지원반
- 발명진흥회 특허기술평가 전문위원
- 발명진흥회 지식재산 가치평가 품질관리 외부전문가
- 중소기업중앙회 경영지원단
- (사)서울경제인협회 지식재산 자문위원
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